Changements majeurs aux règles canadiennes sur les brevets à partir du 30 octobre, 2019

Par James Ramsbottom

Le 30 octobre 2019, les nouvelles règles sur les brevets anticipées et les amendements correspondant à la loi canadienne sur les brevets entreront en vigueur. Une conséquence des nouvelles règles sur les brevets sera une modification de certains aspects (Canadian patent practice) seront modifiées. Ces nouvelles Règles sur les brevets étaient nécessaires pour permettre au Canada de ratifier le Traité sur le droit des brevets (PLT).

De façon à simplifier les nouvelles Règles sur les brevets, nous fournissons ici-bas les éléments qui pourraient affecter les conseils donnés aux clients au Canada ou à l’international.

 

Exigences en matière d’entrée à la phase nationale

	Règles actuelles (pour les demandes PCT) ayant une date de dépôt internationale antérieure au 30 octobre 2019)	Nouvelles règles (pour les demandes PCT ayant une date de dépôt internationale postérieure au 30 octobre 2019)
Entrée tardive à la phase nationale	Si le délai de 30 mois depuis la date de priorité antérieure revendiquée est échue, le demandeur peuvent faire une entrée au Canada jusqu’à 42 mois depuis la date de priorité antérieure revendiquée avec :  : ·       un paiement de la taxe de rétablissement de 200$ (as a matter of right)	Si le délai de 30 mois depuis la date de priorité antérieure revendiquée est échue, les demandeurs peuvent faire une entrée au Canada jusqu’à 42 mois depuis la date de priorité antérieure revendiquée avec: ·       un paiement de la taxe de rétablissement de 200$; ·       une demande de rétablissement ; and ·       une déclaration expliquant que l’omission de se conformer au délai de 30 mois n’était pas intentionnelle
Restauration du droit de priorité	La priorité ne peut être demandé après le délai de 12 mois suivant le dépôt de la demande antérieure (FINIR)	·       La priorité peut être rétablie pendant la phase internationale; ou ·       La priorité peut être rétablie pendant la phase nationale en autant qu’une demande de rétablissement de la priorité est faite à l’intérieur d’un mois après l’entrée à la phase nationale
Copie certifiée de la demande de brevet déposée antérieurement	Pas nécessaire	Si une copie certifiée du document de priorité n’est pas déposée pendant la phase internationale, elle doit être soumise dans un délai de 2 mois suivant l’avis du Bureau.
Taxes de dépôt	Elles doivent être payées lors de l’entrée en phase nationale (à l’intérieur d’un délai de 30 mois)	Doivent être payées lors de l’entrée en phase nationale (à l’intérieur d’un délai de 30 mois)
Traductions	Doivent être fournies en anglais ou en français lors de l’entrée en phase nationale (à l’intérieur d’un délai de 30 mois)	Doivent être fournies en anglais ou en français lors de l’entrée en phase nationale (à l’intérieur d’un délai de 30 mois)

 

Exigences en matière de demandes canadiennes déposées directement

	Règles actuelles (demandes canadiennes ayant une date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019)	Nouvelles règles (demandes canadiennes ayant une date de dépôt ultérieure au 30 octobre 2019)
Pour obtenir une date de dépôt	·       une indication selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé ·       une pétition identifiant les inventeurs et demandeurs ·       une copie de la demande en français ou en anglais ·       Taxes de dépôt	·       une indication selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé ·       une pétition identifiant les inventeurs et demandeurs ·       une copie de la demande dans une langue quelconque
L’obtention d’une date de dépôt	Uniquement lors des jours d’ouverture	Toute journée, incluant les fins de semaine (weekend) ou toute journée où l’OPIC est ouverte ou fermée au public
Paiement de la taxe de dépôt	Doit être payée lors du dépôt	·       Peut être payée à l’intérieur d’un délai de 3 mois suivant le dépôt ·       Un frais de retard de 150$ doit être payé N.B. si non payée à l’intérieur du délai de 3 mois, (la demande sera jugée retirée)
Traduction	Doit être fournie en français ou en anglais lors du dépôt	·       Doit être déposée à l’intérieur d’un délai de 2 mois suivant la (réception d’une réquisition de soumettre une traduction à l’OPIC) ·       Aucun frais supplémentaires requis ·       Le délai fixé n’est pas extensible Si le délai fixé n’est pas respecté la demande sera (considérée comme abandonnée)
Restauration du droit de priorité	Aucune priorité ne peut être demandée après le délai fixé de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande antérieure	·       La demande canadienne doit être déposée à l’intérieur d’un délai de 14 mois suivant la plus récente entre la date de priorité en autant que l’omission de se conformer n’était pas intentionnelle ·       Une demande de rétablissement de la priorité doit être faite au plus tard 2 mois suivant la date de dépôt de la demande en instance et au plus tard 16 mois suivant la date de dépôt de la demande antérieure
Copie certifiée de la demande déposée de façon régulière sur laquelle repose la demande de priorité	Aucune	Elle doit être fournie la date la plus tardive des dates suivantes: la fin de la période de 16 mois après la première des dates de dépôt des demandes déposées antérieurement de façon régulière ou 2 mois suivant une requête de l’OPIC. À défaut de se conformer à la requête la demande sera jugée abandonnée

 

Taxes pour le maintien en état

	Règles actuelles (antérieurement au 30 octobre 2019)	Nouvelles Règles sur les brevets (après le 30 octobre 2019)
Demandes en instance	·       Seuls les correspondants autorisés peuvent payer les taxes pour le maintien en état ·       Si le délai pour le paiement n’est pas respecté, le paiement peut être effectué jusqu’à 12 mois suivant la date limite originale avec un paiement supplémentaire de 200$	·       N’importe qui peut payer les taxex de maintien en état ·       Si le délai n’est pas respecté, l’OPIC enverra un avis de retard ·       Pour éviter que la demande ne soit considérée comme abandonnée, les taxes pour le maintien en état initiales doivent être payées à l’intérieur d’un délai de 2 mois suivant l’avis de retard de l’OPIC, en plus d’une surtaxe de 150$
Brevets délivrés	N’importe qui peut payer les taxes de maintien en état	·       N’importe qui peut payer les taxes de maintien en état ·       Si le délai n’est pas respecté, l’OPIC enverra un avis de retard ·       Pour éviter que la demande ne soit considérée comme abandonnée, les taxes pour le maintien en état initiales doivent être payées à l’intérieur d’un délai de 2 mois suivant l’avis de retard de l’OPIC et au plus tard 6 mois après la date limite initiale, en plus d’une surtaxe de 150$
NOTE: pour le rétablissement d’une demande après le déai de 6 mois (late payment), de nouvelles normes de diligence s’applique

 

La règle des 4

	Règles actuelles (Demandes canadiennes ou entrées en phase nationale au Canada ayant une date de dépôt précédent le 30 octobre 2019)	Nouvelles Règles (Demandes canadiennes ou entrées en phase nationale au Canada ayant une date de dépôt ultérieure au 30 octobre 2019)
Requête d’examen et paiement de la taxe d’examen	·       Délai de 5 ans suivant la date de dépôt canadienne pour les demandes déposées directement ·       Délai de 5 ans suivant la date de dépôt international pour les entrées en phase nationale	·       Délai de 4 ans suivant la date de dépôt canadienne pour les demandes canadiennes déposées directement ·       Délai de 4 ans suivant la date de dépôt internationale pour les entrées en phase nationale
Requête d’examen d’une demande divisionnaire et paiement de la taxe d’examen	La date la plus tardive entre : ·       un délai de 5 ans suivant la date de dépôt; ou ·       un délai de 6 mois suivant la date de dépôt canadienne pour un demande divisionnaire	Pour les demandes “parents” déposées avant le 30 octobre 2019, mais la demande divisionnaire déposée subséquemment, le plus tard entre : ·       un délai de 5 ans suivant la date de dépôt; ou ·       un délai de 3 mois suivant la date de dépôt canadienne de la demande divisionnaire ·       Pour les demandes “parents” déposées avant le 30 octobre 2019, la date la plus tardive entre: un délai de 4 ans suivant la date de dépôt; ou ·       un délai de 3 mois suivant la date de dépôt canadienne de la demande divisionnaire
Omission d’avoir fait une requête d’examen	La demande peut être rétablie dans un délai de 12 mois suivant l’échéance d’abandon avec un paiement de la taxe de rétablissement de 200$	·       Si l’examen de la demande n’est pas demandé avant l’échéance, l’OPIC enverra un avis de retard ·       La requête d’examen, la taxe d’examen et les frais de retard doivent être soumis dans un délai de 2 mois suivant l’avis de retard de l’OPIC ou la demande sera jugée abandonnée NOTE: pour le rétablissement une norme de diligence s’applique
Rapport de l’examinateur	·       6 mois suivant la date du rapport de l’examinateur ·       3 mois suivant la date du rapport de l’examinateur pour des requêtes d’examen accéléré «	·       4 mois suivant la date du rapport de l’examinateur ·       Un délai maximum de 6 mois ·       Une extension du délai peut être obtenue si une requête est faite avant l’échéance du délai original de 4 mois, avec un paiement de 200$, et à condition que le commissaire considère les circonstances justifies l’extension
Taxe finale	Le paiement doit être fait dans un délai de 6 mois suivant l’avis d’acceptation	Un paiement doit être fait dans un délai de 4 mois suivant l’avis d’acceptation

 

Selon les Règles sur les brevets en vigueur jusqu’au 30 octobre 2019, lorsqu’une demande ou un brevet se voit abandonné à cause de l’omission de se conformer à une échéance, la demande ou le brevet peut être rétabli, de droit, dans les 12 mois suivant la date de d’abandon et suivant un paiement d’une taxe de 200$. Par contre, selon les Règles sur les brevets qui entreront en vigueur le 30 octobre 2019, dans certaines circonstances, tel que l’omission de payer la taxe pour le maintien en état ou de faire une requête d’examen plus de 6 mois après l’échéance initiale, le demandeur devra, en plus de payer des frais de retard additionnels, démontrer au commissaire aux brevets que l’omission s’est produite malgré tout le soin apporté. En conséquence, selon les nouvelles Règles sur les brevets, le rétablissement de droit, dans certaines circonstances, a été retiré.

De plus, dans les nouvelles Règles sur les brevets et la Loi sur les brevets telle qu’amendée, des droits des tiers seront introduits selon lesquels un tiers ne sera plus responsable pour des actes pouvant constituer une violation d’une revendication lors d’une période pendant laquelle la demande ou le brevet est considéré abandonné ou expiré lorsqu’une norme de diligence est applicable. Donc, le tiers ne sera pas responsable pour des actes commis de bonne foi pendant cette période.

Recommandations

Nous offrons les recommandations suivantes dans l’attente des nouvelles Règles sur les brevets entrant en vigueur le 30 octobre 2019 :

1. Déposez toute demande tardive à phase nationale (ultérieurement au délai fixé de 30 mois), même si les nouvelles exigences ne s’appliqueront seulement qu’aux demandes internationales ayant une date de dépôt internationale le ou après le 30 octobre 2019.
2. S’assurer que les copies certifiées des demandes antérieures sont déposées durant la phase internationale.
3. Fournir les copies certifiées des demandes déposées de façon régulière sur lesquelles repose la demande de priorité. De façon alternative, rendre les documents disponibles au moment du dépôt via le service d’accès numérique de l’OMPI.
4. Mettre en évidence immédiatement au moment du dépôt ou de l’entrée à la phase nationale au Canada si la restauration de la priorité est requise.
5. S’assurer que la date limite pour le paiement des taxes de maintien en état et la date limite pour une requête d’examen sont respectées compte tenu de la norme de diligence exigée pour le rétablissement.

D’autre changements aux Règles sur les brevets et à la Loi sur les brevets ont été fait. Par contre, nous mettons ici en évidence les changements qui peuvent être les plus pertinents pour vous et le portfolio de vos clients, ainsi que leur stratégie de dépôt. Il nous fera plaisir de répondre toute question spécifique que vous pourriez avoir au cas par cas.

Pour plus d’information, veuillez contacter James Ramsbottom (james@mrfip.com), André Merizzi (andre@mrfip.com), Alistair Forster (alistair@mrfip.com), Craig Armstrong (craig@mrfip.com)ou tout autre membre de la firme.

 

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