Par Craig Armstrong

Les plus importants changements à la loi sur les marques de commerce entreront en vigueur à partir du 17 juin 2019 (date d’entrée en vigueur). Ce bulletin résume ces changements, et donne quelques recommandations stratégiques.

Ces changements sont nombreux, mais comprennent entre autres les éléments suivants :

  • Il ne sera plus exigé qu’une marque de commerce soit utilisée au Canada avant son enregistrement, ni de déclarer un emploi du genre « employé au Canada depuis (date) », ou « emploi projetée au Canada ». De plus, toute application ira directement à l’enregistrement après avoir été acceptée, à-moins d’être contestée, et ce sans avoir à déclarer un emploi quelconque.
    • Pour les demandes déjà en instance basées sur un emploi projeté, aucun Formulaire de déclarationne sera exigé après la date d’entrée en vigueur. Dans certain cas (voir les recommandations ci-dessous), il sera avantageux de réclamer une extension une fois passée la date d’entrée en vigueur afin d’éviter d’être contraint d’utiliser un Formulaire de déclaration.
  • Les frais de dépôt augmenteront à 330$ pour une première classe de produits et/ou services, plus 100$ additionnel pour chaque classe supplémentaire, comparativement au tarif fixe de 250$ en vigueur présentement (tous les montants sont en dollars canadiens).
  • Les frais de renouvellement augmenteront à 400$ pour une première classe, plus 125$ pour chaque classe additionnelle; comparativement au tarif fixe de 350$ en vigueur présentement.
  • La durée de l’enregistrement initial et des renouvellements subséquents de la marque de commerce seront réduites de 15 ans à 10 ans. Les enregistrements complétés avant la date d’entrée en vigueur le seront pour une durée initiale de 15 ans, mais chaque renouvellement subséquent sera en vigueur pour une durée de 10 ans seulement.
  • L’utilisation de la Classification de Nice instituée par l’Arrangement de Nice sera requise à partir de la date d’entrée en vigueur.
  • Le Canada se joindra au protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de commerce, permettant aux requérants canadiens de soumettre une seule demande désignant à la fois plusieurs pays dans lesquels une protection est recherchée.
  • Les demandes divisionnaires seront maintenant possibles. Ceci sera utile si une contestation ou un rejet ne concerne seulement que certains produits ou services faisant l’objet de la demande, et que le requérant désire enregistrer les produits ou services non contestés et se défendre pour l’emploi des autres via une demande divisionnaire.
  • La reconnaissance de marques de commerce non traditionnelles comme des formes tridimensionnelles, des séquences d’images animées, des odeurs, des textures, un positionnement (d’un signe), etc., tant et aussi longtemps qu’elles soient distinctives.

Recommandations

Bien que chaque cas soit unique, certaines stratégies devraient être envisagées :

  • Déposez toutes nouvelles demandes de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur des nouveaux changements annoncés.
    • Cela permet d’éviter l’augmentation des frais exigés, surtout pour les demandes multi-classes.
    • Cela permet de se protéger contre les pirates et squatters, qui de façon anecdotique semblent déposer des centaines de nouvelles demandes avec l’espoir d’exiger une rançon à des propriétaires de marques de commerce légitimes qui n’ont pas encore fait d’enregistrement au Canada.
  • Pour les enregistrements existants, pensez déposer de nouvelles demandes avant la date d’entrée en vigueur, pour ajouter certains produits et/ou services. Les demandes peuvent être déposées selon l’emploi projeté, sans besoin de déclarer l’emploi et de soumettre un Formulaire de déclarationplus tard.
  • Pour les demandes actuelles qui ont déjà été allouées selon un emploi au Canada, payez les frais finaux maintenant pour qu’ils soient traités avant la date d’entrée en vigueur.
    • Permet d’obtenir une durée de protection initiale de 15 ans au-lieu de 10 ans.
  • Pour les demandes actuelles qui ont déjà été autorisés mais uniquement ou partiellement selon un emploi projeté au Canada, déposez un « Formulaire de déclaration » si possible maintenant pour tous les produits et services faisant partis de la demande, et payez les frais finaux.
    • Permet d’obtenir une durée de protection initiale de 15 ans au-lieu de 10 ans.
    • Par contre, si la marque de commerce n’est pas présentement utilisée pour tous les produits et/ou services, envisagez demander une extension pour le dépôt d’un Formulaire de déclarationultérieurement à la date d’entrée en vigueur.
      • Permet d’éviter de soumettre un Formulaire de déclarationpour que l’enregistrement puisse être accordé pour tousles produits et/ou services.
      • Par contre, la durée de protection initiale sera de 10 ans seulement et non de 15 ans.

Si vous avez des questions… nous serons heureux de vous aider !